原文链接：专利创造性“三步法”会杀死创新？专利局已意识到问题的严重性
本文讨论专利申请因创造性问题被驳回的一种常见情形，或许可以提供一个新的视角并挽救一件有价值的专利。
明明技术方案很好，但为什么仍被驳回？
明明是一个很好的发明构思和技术方案，但是审查员引用相关对比文件，找出区别后，通过三步法的判断逻辑，就认定区别技术特征容易被本领域技术人员想到？
是技术方案不行，还是三步法本身也有问题？
由于经常处理国外申请（主要是欧美英澳加等英语国家的专利申请）的缘故，本人时不时地需要在答复美国审查意见通知书与答复中国审查意见通知书之间切换。有一次，在我答复美国审查意见后，再去阅读国内专利审查意见通知书创造性审查意见时，偶然隐隐约约地感觉国内的一些创造性审查意见在审查思维上的差异，甚至感觉到国内的有些创造性判断方式有些不妥的地方。
在本文中，无忧专利结合本人国内和国外（尤其是美国）的专利实务，简单地讨论这个问题。
理解这个问题的本质，可以为创造性的答复提供新的思路。当我们采用通常的答复思路难以找到突破口时，不妨换一种角度去思考，或许就能找到新的突破口。
文末还附有一个创造性答复案例，如感兴趣，可以前往获取。
三步法判断技术方案的创造性
三步法的具体审查操作具体操作如下：
（1）将本发明与最接近的现有技术进行对比，得到区别技术特征；
（2）分析该区别技术特征想要解决的技术问题；
（3）分析该区别技术特征是否被其他现有技术文件（D2、D3、D4……）公开或是否为公知常识。如果区别技术已经被D2、D3、D4、……公开，则需要进一步判断该区别技术特征在本发明中的作用是否相同。
如果区别技术特征已被公开且作用相同，则现有技术文件就存在将对文件1与其他对比文件结合的启示，则判断权利要求没有创造性。
如果区别技术特征虽然已被公开，但作用不相同，现有技术不存在将对文件1和其他对比文件结合的启示，则权利要求具有创造性。
例如，很多情况下，在对比区别技术特征时，本发明的技术特征包括：特征T1、特征T2、特征T3、特征T4、……；对比文件1公开的技术特征为：特征t1、特征t2、特征t3。
经对比，本发明与对比文件1的区别技术特征是：T4。
基于该区别技术特征T4，本发明所要解决的技术问题是：问题1（与区别技术特征T4对应）。
大部分情况下，这种判断的逻辑是没有问题的。
但是，在有些情况下，这种判断思路会产生很大的偏差，容易引发对创造性的误判。审查员认定的技术问题与发明人实际想要解决的技术问题是有差异的。
因为审查员可能根据区别技术特征T4，机械地认定本发明所要解决的技术问题就是T4这个特征所要解决的问题。
审查员的判断过程，实际上是将一个技术方案切分成多个小块，然后根据某个小块去逆推本发明所要解决的技术问题的过程。
这种机械式的判断方法带来的后果是：审查员只看到某个区别技术特征对应的技术问题（有时是审查员自己臆想的技术问题），而不是本申请发明人想要解决的技术问题。
产生这种问题的原因在于：发明人原本想要解决技术问题需要一个完整的思路和多个技术特征的相互支持，各个技术特征之间是相互关联的。但是，在审查过程中，经过审查员的切分，各个技术特征之间的关系完全被切断，审查员只是孤立地判断某个区别技术特征所要解决的技术问题，而不整体上判断实际所要解决的技术问题。
以微观的内容判断整体的问题，很可能导致只见树木，不见森林。
创造性的这种判断方法，引发了很多申请人和代理人的不满，给人一种恣意审查、胡乱审查的感觉。
有不少专利申请因此被驳回，一些很好的技术方案失去了专利保护，专利申请人利益因此受损。
对创造性三步法的判断方法的反思
随着时间的推进，专利局也意识到了这个问题，于是在专利审查指南2023年时，引入了整体考虑的判断思路，并根据这种思路作出的新的规定：
重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。
特殊情况下，当发明的所有技术效果与最接近的现有技术均相当时，重新确定的技术问题是提供一种不同于最接近的现有技术的可供选择的技术方案。
重新确定的技术问题应当与区别特征在发明中所能达到的技术效果相匹配，不应当被确定为区别特征本身，也不应当包含对区别特征的指引或者暗示。
【例如】
要求保护的发明是一种消费电子设备，包括对用户进行账户授权的生物认证单元，该认证单元基于指纹和选自掌纹、虹膜、眼底、面部特征中的至少一种认证方式的组合。说明书记载，通过至少两种认证可以使用户账户更加安全。最接近的现有技术公开了一种消费电子设备，仅基于指纹信息进行身份认证。两者的区别在于发明通过至少两种生物特征进行身份认证，根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果，可以确定发明实际解决的技术问题是如何提高消费电子设备的用户账户安全性。不能将发明实际解决的技术问题确定为“如何增加掌纹等至少一种生物认证方式”或者“如何通过增加认证方式实现消费电子设备的安全性“。
创造性答复中的应对策略
根据这种审查思路的变化，我们可以根据具体的案情，寻找新的答复思路。当审查员采用三步法机械地、孤立地判断创造性，且这种判断带来一定的错位感或怪异感时，不妨换一种角度去思考，看看能不能从整体把握的角度找到新的突破口。
专利创造性答复的其他思路与策略
参见无忧专利此前的文章：另辟蹊径！利用“技术偏见”抗辩，在复审中成功挽救一件被驳回的发明专利
中美专利创造性审查思路上的差异
中国的专利制度主要借鉴了欧洲的专利制度，而美国专利制度与中欧专利制度存在较大差异，这种差异包括创造性审查思路上的差异。
美国没有“最接近的现有技术”这个概念，在评价权利要求的创造性时，会以其中一份对比文件为基础（不一定是最接近的），再结合其他对比文件，把现有技术作为一个整体来判断本发明的创造性。
例如，美国专利审查意见通知书中关于否定创造性的表述如下：
Claims 1, 4-7, and 10 are rejected under 35 U.S.C. 103 as being unpatentable over Duke in view of Pelle et al，and in furher view of Stone.
这是美国专利创造性审查中的判断思路。从表述可以看出，如果审查员认为某项或某些权利要求没有创造性，会同时引用多份对比文件，从不同的视角（in view of、in further view of）整体上评价本发明权利要求的创造性，而不像一些国内审查意见那样，根据某个区别技术特征孤立地判断本发明所要解决的技术问题，继而孤立地、机械地认定本发明权利要求没有创造性。
作为世界头号科技强国，美国在宪法中明确了对专利和版权的保护。经过两百多年的不断实践，美国构建了一套复杂且精密的专利制度。
近年来，我国也在借鉴和吸收美国专利制度的优势并体现在新修订的专利法律中，不断完善我国的专利制度。例如，药品专利链接与专利保护期延长制度、诚实信用原则作为专利无效的理由等。
对于近年来中国专利制度和审查实践上的变化，可以参考无忧专利的这篇汇总文章：[专利] 新变化，需注意！近几年专利制度、政策和审查上的变化汇总
创造性答复案例分享
包含申请文件、第一次和第二次通知书、权利要求修改文本、意见陈述书、回复关键词【创造性答复】，即可获取。
如果你的审查意见通知书需要答复或担心专利申请（国内或国外）被驳回，可以联系无忧专利。
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